特許権侵害をしていた・された場合の対応を事例とともに弁護士が解説

はじめに

「あれ？この製品、うちが特許を取っている技術と同じ技術を使っているんじゃないか・・・」と感じたことはありませんか。 あるいは逆に「おたくの製品は、特許権を侵害している！生産を中止して損害を賠償しろ！」といったこわい警告書が届いたことはありませんか。 このような場面で問題となるのが「特許権侵害」です。言葉自体を知っている方は多いと思いますが、具体的にどのような場合に特許権侵害にあたるのか、ということについて、きちんと理解している方は少ないのではないでしょうか。 そこで今回は、特許権侵害の具体的な判断基準や特許権侵害をされた疑いがある場合の対応方法、警告書が届いた場合の対応方法を、事例を含めて弁護士が詳しく解説していきます。

１　特許（特許権）とは？

「特許（特許権）」とは、発明を無断で他人に事業として実施させない権利のことをいいます。特許権は、発明を行えば自然に発生する権利ではなく、特許庁に出願し、登録されなければ認められません。 ここでいう発明の「実施」とは、以下の図の行為を行うことをいいます。 また、上の図に加えて新たに発明された生産方法を使用したり、新たに発明された生産方法に基づいて生産された物を使用、譲渡など、輸出、輸入、譲渡などの申し出を行ったりすることも「実施」に含まれています。 このように特許権が認められているのは、多くの人が安心して発明ができる社会を生み出し、産業が発展するようにするためです。 たとえば、せっかく多くの時間とコストをかけて発明したのに、何の労力もかけていない他人がその発明を使って利益をあげるような社会では、誰も発明をしようとなんて思わなくなってしまいます。自然と発明がなされる社会でなければ、産業は発展していきません。 そのため、特許権で発明を保護する必要があるのです。 以上のように、特許権は発明を保護するための権利です。では、どのような場合に、特許権侵害となるのでしょうか。

２　特許権侵害とは？

「特許権侵害」とは、正当な権限を持たない者が、事業として特許が認められた発明（特許発明）を実施することをいいます。 たとえば、従来より少ない工程で歯車の加工が可能になる方法と、その加工装置を発明し、特許が認められたとします。 他社が、特許権者（特許権を取得した者）に無断で加工装置を

1. 生産
2. 使用
3. 譲渡など
4. 輸出／輸入
5. 譲渡などの申し出

を行えば、特許権侵害となります。 また、特許権者に無断で歯車の加工方法を

1. 使用

したり、その加工方法に基づいて生産した歯車を

1. 使用
2. 譲渡など
3. 輸出／輸入
4. 譲渡などの申出

することも、特許権侵害となります。 もっとも、特許権侵害となるのは、事業として発明を実施した場合です。 そのため、

• 試験または研究のための発明の実施
• 個人または家庭内での発明の実施

といった場合には特許権侵害にはなりません。 このように、特許権侵害とは、特許権者から正当な権限を取得せずに、事業として特許発明を実施することをいいます。 もっとも、どのような場合に特許権の侵害といえるのか、その判断基準は単純ではありません。

３　特許権侵害の判断基準

（１）基本的な考え方

特許権侵害の判断基準について、まずは基本的な考え方から見ていきましょう。 特許権侵害となるのは、特許発明の「技術的範囲」にあるといえる物や方法を実施した場合です。 では、特許発明の「技術的範囲」はどのように特定するのでしょうか。 特許登録の申請をする際に、出願人は、特許庁に以下の５つの書面を提出しなければなりません。

• 願書
• 特許請求の範囲
• 明細書
• 図面
• 要約書

この５つの書面のうち特許発明の技術的範囲を見極めるうえで最も大切な書面は「特許請求の範囲」という書面です。 「特許請求の範囲」には、発明の全容が記載されています。 そのため、この書面を中心に特許権侵害を判断することになります。 「特許請求の範囲」に記載された構成要素のすべてと合致した場合に、技術的範囲にある物や方法を実施したとして特許権侵害（直接侵害）となります。 具体的に特許権侵害にあたるか否かを検討するにあたっては、

1. 特許請求の範囲を技術的要素（構成要素）に分解する
2. 特許権侵害の疑いのある製品を１と同じように分解する
3. ①と②の各構成要素を比較する

といったような流れで判断していきます。 ①と②の各構成要素がすべて合致した必場合には特許権侵害が成立します。 逆に、①と②の各構成要素が一つでも異なれば、原則として特許権侵害（直接侵害）にはならないことになります。 以上が、特許権侵害の基本的な考え方です。 次の項目では、具体的な事例をもとに「特許請求の範囲」を構成要素に分解してみましょう。

（２）具体的な検討

以下は、三菱鉛筆株式会社が特許登録している「消去具」（いわゆる消しゴム）の特許請求の範囲の一部です。 特許出願公開番号：特開2019-107899 出願人：三菱鉛筆株式会社 この特許発明を図にすると以下のとおりとなります。 図からも分かるとおり、この発明は、消しゴム本体とそのカバーに関するものです。 消しゴムのカバー部分では、熱変色インクを使ったボールペンなどの筆跡を消すことができ、消しゴム本体部分では、鉛筆などの筆跡を消すことができるようになります。 そして、この特許請求の範囲を分解すると

1. 熱変色インクによる筆跡を消去するための第1の消去素材と、熱変色インクとは異なる種類の筆跡を消去するための第2の消去素材とが、一体で構成され、
2. 第１の消去素材が第2の消去素材のための容器であり、
3. 第１の消去素材が、有底状に形成されると共に第2の消去素材の外面を覆うことを特徴とする消去具

となります。 この構成要素①～③に合致する消しゴムを特許権者である三菱鉛筆株式会社ではない他社が無断で生産したり、販売したりすると特許権侵害になります。 繰り返しになりますが、特許権侵害は両製品の構成要素がすべて合致しなければ成立しませんので、比較検討の結果、一つでも合致しない構成要素があれば、特許権侵害は原則として成立しません。なお、例外的に特許権侵害が成立する場合については、後に説明します。

（３）特許権侵害の判断に影響を与えるもの

特許権侵害を判断するにあたっては、「特許請求の範囲」を中心に判断しますが、その他にも、特許権侵害の判断に影響を与えるものがあります。 たとえば、

1. 明細書や図面などの出願書類
2. 出願経過の内容

です。

①明細書や図面などの出願書類

特許の技術的範囲は、「特許請求の範囲」の記載に基づいて定められます。 そのため、「特許請求の範囲」に記載されておらず、明細書や図面にのみ記載されている事項については、誰もが自由に使ってよい技術となります。 もっとも、たとえば「特許請求の範囲」に使われている用語の定義が明細書や図面に記載されていた場合はどうでしょうか。この場合には、明細書や図面の定義を参考にして特許権侵害を判断することになります。 そのため、特許権侵害の判断にあたっては、「特許請求の範囲」が最も重要な書面ですが、明細書や図面などのその他の出願書類のチェックも行う必要があるのです。

②出願経過の内容

特許登録の出願から登録完了までスムーズに進むことはあまりありません。多くの場合、特許庁の審査官から、「ここがダメだから登録できない」という拒絶理由通知を受けることでしょう。 この拒絶理由通知を受けても、登録が不可能になるわけではありません。出願人は、拒絶された理由を覆す反論を、意見書として提出できます。この反論が認められれば、特許の登録が可能となります。 出願から登録完了までになされた、このような意見書などの書面も技術的範囲の判断に影響を与えます。実際に裁判所でも、意見書など出願経過での出願人の主張をもとに構成要素の解釈を行ったり、技術的範囲に限定を加えるということが行っています。 そのため、特許権侵害の有無について判断する際には、審査の過程で提出された書面なども併せてチェックする必要があります。 以上の判断基準に照らして、特許権侵害がないかを判断していくことになります。そのうえで、両製品において一つでも合致しない構成要素があれば、原則として特許権侵害は成立しません。 もっとも、ここで注意しなければならないのは、両製品の構成要件が合致していない場合においても、例外的に特許権侵害が成立する場合があるということです。以下で詳しく見ていきましょう。

（４）例外的に特許権侵害となる場合

両製品の構成要素が合致しない場合においても例外的に特許権侵害が成立するのは、以下の２つのケースです。

1. 均等侵害
2. 間接侵害

①均等侵害

「均等侵害」とは、両製品の構成要素において一部合致がない場合にも、一定の条件をみたせば特許権侵害の成立を認めることをいいます。 たとえば、構成要素がほぼ同じなのに、構成要素の些細な相違があることを理由に特許権侵害ではないと判断されてしまっては、特許権者は納得いきませんよね。 このような場合にまで特許権侵害の成立を否定するのはおかしいのではないか、という問題意識から、均等侵害については、特許権侵害の成立を認めることとなっています。 「均等侵害」が成立するための条件は、以下のとおりです。

• 異なる構成要素が特許発明において本質的な内容ではないこと
• 異なる構成要素に置き換えても特許発明の目的を実現することができ、また、同じ効果を生むこと
• 当該特許発明の分野において通常の知識をもつ者が、置き換えた時点において、構成要素を置き換えることを用意に思いつくこと
• 置き換えた構成要素が特許出願時に公知の技術ではないこと
• 置き換えた構成要素が特許出願時に容易に思いつくものではないこと
• 特別な事情がないこと（たとえば、特許発明の特許出願の際に意図的に「特許請求の範囲」から除外されていた場合など）

以上の条件をすべてみたす場合には、たとえ構成要素が合致していない部分があっても、例外的に特許権侵害が成立する可能性があるため注意が必要です。

②間接侵害

「間接侵害」とは、特許権侵害を誘発するおそれの高い行為のうち、一定の条件を満たした行為を特許権侵害とみなすことをいいます。 たとえば、特許発明のうち、その一部を構成するパーツを作ることは特許権侵害（直接侵害）となるのでしょうか。 答えはＮＯです。なぜなら、特許発明の一部を構成するパーツを生産することは構成要素の一部にしか合致していないからです。 そのため、特許権侵害（直接侵害）にはあたりません。 もっとも、そのパーツが特許権侵害となる製品にしか使用されない、専用のパーツだとしたらどうでしょうか。この場合、専用のパーツを作ることは、特許権侵害を誘発するおそれが高く、何の規制もないとすれば、特許権者は特許権侵害が起きそうなのに何もできないことになってしまいます。 そのため、特許権侵害を誘発するおそれが高い行為の一部は、間接侵害として特許権侵害とみなされることになっています。 具体的に間接侵害として特許権侵害とみなされる行為の例としては

• 専用品の生産、譲渡
• 発明による課題の解決に不可欠な物の生産、譲渡
• 特許侵害製品を譲渡目的での所持

といった行為が挙げられます。 このように、直接侵害となっていない場合にも、均等侵害・間接侵害のように例外的に特許権侵害となる場合があります。特許発明の構成要素のすべてに合致していないから、特許権侵害には絶対にならないというわけではないことに注意が必要です。 これらの原則、例外を踏まえて、次の項目では実際に起きた特許権侵害事例についてみていきましょう。

４　特許権侵害事例

（１）ソリッドゴルフボール事件

アクシネット・ジャパン・インクが輸入、販売したゴルフボールに関して、ブリヂストンスポーツ株式会社が、同社の保有する「ソリッドゴルフボール」の特許を侵害しているとして、アクシネット・ジャパン・インクに対して約56億円の損害の賠償請求した事件です。 「ソリッドゴルフボール」の特許は、ゴルフボールの芯球部分において特定の化学物質を利用することを特徴とするものでした。 アクシネット・ジャパン・インクが輸入、販売したゴルフボールの芯球部分には、「ソリッドゴルフボール」の特許請求の範囲に書かれた特定の化学物質が使われており、特許権侵害（直接侵害）が認められました。 その結果、損害賠償として、約9億円の支払いが命じられました。

（２）椅子式マッサージ機事件

ファミリー株式会社が製造、販売したふくらはぎを両側から空気袋で挟みもみする「椅子式マッサージ機」に関して、東芝テック株式会社が保有する５つの特許を侵害（直接侵害）しているとして、東芝テック株式会社がファミリー株式会社に対して損害賠償を請求した事件です。 地方裁判所では、直接侵害が認められました。加えて、ファミリー株式会社が、訴え提起後に、両側にあった空気袋の片方をウレタンチップに置き換えた件に関して、本質的部分とはいえない部分の置き換えとして均等侵害を認め、直接侵害と均等侵害をあわせて、約15億円の損害を認定しました。 もっとも、この事件は、東京高裁、知財高裁とで継続して争われた結果、約1100万円の損害の認定に変更されています。 なぜ、これほど額が減ったかというと、東芝テック株式会社が主張していた特許そのものが無効とされたことが原因です。 特許というものは、登録された後においても無効とされることがあるのです。 この事件においては、

• 既に公開されている技術から容易に思いつくことが出来たこと

が理由で特許が無効とされました。 結果として、5つの特許のうち、4つが無効とされ、残った1件の特許に対する直接侵害と均等侵害のみが認められることとなりました。   このように、特許権を侵害すると、何億もの損害が認定される可能性があります。一方で、特許権の侵害を理由に損害賠償を求めた結果、逆に訴訟の過程で特許そのものが無効とされる可能性も０ではないのです。 そのため、訴訟に発展させず、当事者間で解決を図るという戦略を考えることも、とても重要な視点となります。 それでは、どのように当事者間で解決を図ればいいのでしょうか。 次の項目では、特許権を侵害された場合の対応方法について、詳しく見ていきましょう。

５　特許侵害された場合の対応方法

特許権を侵害された場合、どのような手順を踏むべきなのでしょうか。なるべく反論の糸口を減らし、特許権侵害を認めてもらうために必要な手順を踏む必要があります。 具体的な手順は、以下のようになります。

1. 疑わしい製品を分析する
2. 自社の特許権を侵害しているかどうかを判断する
3. 相手方へ求めることを整理する
4. 警告書の送付
5. 法的手段による請求

以下で、順番に見ていきましょう。

（１）疑わしい製品を分析する

まずは、特許権の侵害を疑う製品をしっかりと分析してください。入手が困難な場合は、その製品が掲載されているカタログなどの資料をなるべく多く入手しましょう。プログラムといったように、そもそも分析や検証ができないものについては、あらゆる値を入力することで得られた結果などを基に推測という形でいったん分析結果を出しましょう。

（２）自社の特許権を侵害しているかどうかを判断する

分析結果が出たら、「自社の特許権を侵害しているかどうか」を判断します。繰り返しになりますが、特許権侵害の有無は、

1. 「特許請求の範囲」を「構成要素」ごとに分ける
2. 各構成要素を比較する
3. 侵害の有無を検討する

という流れに沿って判断するのが一般的です。

（３）相手方へ求めることを整理する

特許権侵害にあたると判断した場合、次に検討しなければいけないのが、相手方に何を求めるのかという点です。 この点、まず検討すべきは、侵害をしている事業者に対して、そのまま継続して特許発明を利用させてよいかに関してです。 たとえば、特許を取得してみたものの、一切実施していない場合には、特許権を侵害している事業者に対して特許発明の利用を認めても良いかもしれません。 この場合、

1. ライセンス契約を締結し、ライセンス料を請求する
2. 特許権そのものを譲渡する

という方法が考えられます。これらを提案することで、実施していなかった特許から利益を得ることができるようになります。 一方で、特許権を侵害している事業者に対して、継続して特許発明を認めない場合に考えられるのは、以下の４つの選択肢です。

1. 差止請求
2. 損害賠償請求
3. 不当利得返還請求
4. 信用回復措置の請求

それぞれの請求について、詳しく見ていきましょう。

①差止請求

特許権を侵害された場合、直ちに侵害行為をやめるように相手方に請求すること（＝差止め請求）ができます。 具体的には、 Ⅰ．特許権侵害にあたる実際の行為自体の停止の請求 Ⅱ．特許権侵害をするおそれがある場合に予防行為を求める請求 Ⅲ．特許権侵害にあたって使用、生産された物の廃棄の請求 Ⅳ．特許権侵害の際に使った設備の取り壊し、排除の請求 をすることができます。差止請求には、相手方の故意（わざと）や過失（うっかり）は必要でなく、特許権が侵害されている事実がありさえすれば請求できます。

②損害賠償請求

特許権を侵害された場合、その侵害により被った損害額を算定し、「損害賠償」を請求することができます。特許権侵害による損害賠償請求は、通常の不法行為による損害賠償請求と比べ、損害の証明が困難なことが多いため、特許法では損害額について算定する条項が設けられています。 たとえば、特許法では、損害賠償として請求できる額は最低額として、ライセンス料相当額とされています。加えて、侵害した事業者の利益額を証明できれば、その額を請求も可能となっています。

③不当利得返還請求

「不当利得」とは、正当な理由がない（法律上の原因がない）にも関わらず、他人に損失を与えることによって、利益を得ることをいいます。そして、この損失を返還するよう相手方に求めることを「不当利得返還請求」といいます。 特許権を侵害された場合、これにより相手方が得た利益について返還請求することができます。

④信用回復措置の請求

特許をパクられてしまった事業者は、時にそのイメージや信用が失墜することがあります。 そこで、特許法では、特許権者を守るために、失墜した信用を回復するための措置を取るように相手方に請求することができるとされています。 たとえば、事実関係を明示した謝罪文をHPや新聞などに掲載してもらうことが挙げられます。

（４）警告書の送付

相手方へ求めることが確定したら、相手方に警告書を送付しましょう。警告書には、以下の3点を必ず記載してください。

1. 特許権を侵害している製品
2. 特許権侵害にあたる理由・根拠
3. 特許権侵害に対して求めることは何か

法律上、決まった書式などは特にありません。

（５）法的手段による請求

警告書を送ったもののリアクションがなかったり、特許権侵害を認めなかったり、結果として当事者間での解決ができなかったといった場合があります。 このような場合には最終手段として法的手段に移行するほかありません。法的手段としては、以下の２つの方法があります。

1. 通常訴訟
2. 仮処分申し立て

以下で、詳しく見ていきましょう。

①通常訴訟

「通常訴訟」とは、紛争の解決を目的として、裁判所に提起する訴訟のことをいいます。特許に関する訴訟では通常、 Ⅰ．特許権侵害が本当に存在しているのか Ⅱ．登録特許が有効かどうか Ⅲ．特許権侵害による損害が発生しているか、また、その損害額はいくらか という順番で審議をしていきます。

②仮処分申し立て

通常訴訟とセットで検討されるのが保全手続としての「仮処分申し立て」です。通常訴訟を提起したとはいえ、その結果がすぐに出るわけではありません。結果が出るまでの間にも刻々と特許権者の損害が拡大していくおそれがあります。このようなことにならないように、特許権者の権利を保全する手続が仮処分と言われる手続きです。   特許権に関する紛争を解決することが最終的な目的ではありますが、特許権者にとっては、損害が拡大していくことを黙って見過ごすわけにもいきません。そのため、通常訴訟を提起する際には、仮処分の申し立てを併せて検討することを忘れないようにしましょう。 これまで、特許権を侵害された側の視点で対応方法を説明してきましたが、逆に、特許権を侵害しているとして、警告書が届いた場合には、どのように対応すればいいのでしょう

６　警告書が届いた場合の対応方法

特許権侵害の警告書が届いた場合、まずは慌てずに以下の流れで確認をしていくことが必要です。

1. 特許権者と特許権の有効性の確認
2. 特許権侵害の有無の確認
3. 特許発明の実施が可能な権利の有無の確認
4. 問題となっている特許の無効理由の有無の確認

（１）特許権者と特許権の有効性の確認

まずは、侵害しているとされる特許権を持っている者が誰か、その特許は現在でも有効なのか確認します。 この点、確認方法としては、

• 特許情報プラットフォーム「J-Plat-Pat」で確認
• 特許原簿で確認

という方法がありますが、特許原簿での確認をおススメします。 なぜなら、J-Plat-Patに掲載されている情報の更新は、特許原簿の更新から３～４週間ほど、タイムラグがあり、また、特許権が譲渡されていても、J-Plat-Patでは分からないからです。 そのため、最新の情報や、現在の特許権者を知ることができる特許原簿を確認することが有効です。特許原簿は、手数料を支払うことで閲覧・交付を受けることができます。 ※閲覧・交付について詳しく知りたい方は、「出願書類等の閲覧及び交付」内の項目８（閲覧）、項目９（交付）をご覧ください。

（２）特許権侵害の有無の確認

自社の製品が本当に特許権侵害にあたるのかという点を確認することは、最も重要なことです。すでに解説したとおり、特許権侵害にあたるかどうかについては、

1. 「特許請求の範囲」を「構成要素」ごとに分ける
2. 各構成要素を比較する
3. 侵害の有無を検討する

という手順を踏んで確認します。 特許請求の範囲、明細書や意見書など特許権侵害の有無の判断に影響を与える書面については、「J-Plat-Pat」での確認が可能となっています。侵害しているとされる特許の「経過情報」よりご確認ください。

（３）特許発明の実施が可能な権利の有無の確認

仮に、特許権侵害にあたる行為としていても、「先使用権」という権利が認められ、特許権者に対価を支払わず、特許発明を実施することができる場合があります。 「先使用権」とは、

• 特許発明の存在自体を知らずに、発明・販売などをしていたこと
• 特許出願のときには、既にその発明品の販売などに着手しているか、または、その事業に関する準備を行っていたこと

を条件として与えられる権利のことをいいます。 このような場合、特許登録を受けていなくても特許発明を使用することができます。 もっとも、「先使用権」があるということを立証するのは非常に難しく、どの段階で発明し、いつから販売を行ったかなどを書面などで立証しなければなりません。「時間が経過したため、書面がどこにあるかわからない」「担当者が退職していて細かな内容が分からない」といった問題に直面してしまうことが多いと言われています。 このようなことを避けるためにも、発明から販売に係る全ての動向を逐一書面などに記録し、きちんとした方法で保管する、ということを周知徹底する必要があります。

（４）問題となっている特許の無効理由の有無の確認

特許として登録を受けるためには、必要とされる条件をきちんとみたしていなければなりません。もっとも、必要とされる条件がみたされていないにもかかわらず、そのことが見落とされたまま登録を受けているケースがあります。そのため、相手方が既に登録を受けている特許を詳細に調査することで不備がないかを確認し、不備がある場合にはその特許が無効であることを主張します。特許権侵害の主張をされても、その特許に無効理由があれば、特許権侵害に基づいた請求は一切できなくなります。 たとえば、

• 特許出願時に、既に特許発明と同じ技術が公開されている文献がないか
• 特許発明の内容がその技術分野のエキスパートにとっては容易に思いつくことができる事情がないか
• 同一の発明が先に出願されていないか

などといった事項を確認することで、特許権侵害の根拠となる特許を無効とできる可能性があります。

（５）警告書に対する対応

（１）～（４）の確認の結果に基づいて、警告書に対する回答書を作成する必要があります。 自社の製品は特許権侵害にあたらないと判断した場合は、相手に対し、特許権侵害にあたらない理由を記載した回答書を送ります。 逆に、自社の製品が特許権を侵害していると判断した場合は、基本的には相手の言い分を受け入れるほかありません。ただし、相手との交渉の場を設けることで、損害賠償額やその後の措置などについて、自社の損失を少しでも軽くできる可能性が残されています。 また、特許権を譲渡してもらったり、ライセンスを受けるという選択肢もあります。 そのため、相手と真摯に向き合い交渉するようにしましょう。   以上のように、「特許権侵害」を訴えられたときは、特許の登録状況や自社の製品が本当に特許権を侵害しているかなどといった点について、きちんとした調査をすることが重要になってきます。そのうえで、調査結果に応じて、適切な対応をとるようにしましょう。 とはいえ、このようなことになる前に予防策を講じておくことも必要です。次の項目では、特許権を侵害しないための予防法について、簡単に見ていきたいと思います。

７　特許侵害の回避方法（予防策）

侵害しそうな特許発明を見つけた際に、特許権侵害を回避するための方法としては、以下の方法が挙げられます。

1. 代替できる技術を発見する
2. 相手方の特許権が無効であることを主張する
3. ライセンス契約を締結する
4. 特許権の譲渡を特許権者に提案する

それぞれの方法について、以下で簡単にみていきましょう。

（１）代替できる技術を発見する

簡単なことではありませんが、代わりになる技術が発見できればそれに越したことはありません。仮にそういった新たな技術を発見した場合は、すみやかに特許申請をして登録を受けることを忘れないようにしましょう。

（２）相手方の特許権が無効であることを主張する

繰り返しとなりますが、相手方の特許が無効であれば、そもそも特許権侵害という事態にはなりえません。そのため、特許権に無効理由がないか確認することは、予防策としても有効です。

（３）ライセンス契約を締結する

最も穏便なのは、特許登録を受けている会社との間でライセンス契約を締結するという方法です。つまり、ライセンス契約の締結という形で、特許権者の許しを得た上で、製品などを販売していくという方法です。ライセンス料を支払う必要はあるものの、特許権を侵害することなく、堂々と自社の製品として販売することができます。

（４）特許権の譲渡を特許権者に提案する

相手方にある特許権を買い取れないかということを相手方に提案する方法です。買い取ってしまえば、その後は何の気兼ねもなく、自社の特許として振る舞うことができます。なお、特許権譲渡の契約を相手方と締結したら、特許庁に特許権の移転を届け出る必要がある点には注意してください。   以上のように、特許権侵害を回避するための予防策は、複数存在します。状況に応じて、自社に見合った方法を選択・実施することが非常に重要です。このような予防策をとることなく、漫然と製品などの販売を行ってしまうと、次の項目で解説するように重いペナルティや損害賠償請求を受ける可能性もありますので、注意が必要です。

８　ペナルティ・リスク

最後に、特許権侵害に対するペナルティやリスクについて見ていきましょう。特許権侵害に対するペナルティやリスクは、大きく分けて刑事上のものと民事上のものとに分かれます。

（１）刑事上のペナルティ

特許権を直接的に侵害した場合には、

• 最大１０年の懲役
• 最大1000万円の罰金

のどちらか、もしくは両方が科される可能性があります。 一方で、特許権を間接的に侵害した場合は、

• 最大５年の懲役
• 最大500万円の罰金

のどちらか、もしくは両方が科される可能性があります。 さらに、特許権を侵害した人が法人（会社）に属している場合は、直接侵害行為をした人のほか、その法人（会社）に対しても、

• 最大３億円の罰金

が科される可能性があります。 このように、法人（会社）の従業員などが違反行為をした場合に、従業員のほかに従業員が属する法人（会社）もあわせて処罰する規定を「両罰規定」といいます。

（２）民事上のリスク

刑事上のペナルティに加えて、民事上の請求を受けるリスクがあります。 許権を侵害した場合、以下の４点を請求される可能性があります。

• 差止請求
• 損害賠償請求
• 不当利得返還請求
• 信用回復措置の請求

差止請求をされ、生産ができなくなるとともに、既に生産していた分まで廃棄となれば、事業者にとっては大きな痛手となります。 以上のように、特許権侵害に対するペナルティやリスクは、非常に重い内容になっているため、事業自体に大きな影響を与えることはもちろんのこと、場合によっては、事業を継続することができなくなるおそれすらある、ということを日頃から念頭に置いておくことが非常に重要です。

９　小括

特許権を侵害しているかどうかといった判断は、非常に複雑であり、決して簡単なものではありません。特許権侵害の場面における当事者は、いずれも特許権侵害の判断基準をきちんと理解したうえで、状況に応じた適切な対応をとることが重要です。

１０　まとめ

これまでの解説をまとめると、以下のようになります。

• 特許権侵害とは、正当な権限を持たない者が、事業として特許が認められた発明を実施することをいう
• 特許権侵害は、原則として、特許請求の範囲に記載の構成要素について全て合致しないと成立しない
• 構成要素において不合致があっても、例外的に、「均等侵害」と「間接侵害」の場合には特許権侵害が成立する
• 特許権を侵害された場合、①疑わしい製品を分析し、②その結果に基づいて特許権侵害かどうかを判断、③特許権侵害であると判断した場合には相手方へ求めることを整理し、④警告書を送付するという手順を踏むべきである
• 警告書が届いた場合の対応として、①特許権者と特許権の有効性の確認、②特許権侵害の有無の確認、③特許発明の実施が可能な権利の有無の確認、④問題となっており特許の無効理由の有無の確認を行ったうえで、警告書に対する回答を送る必要がある
• 特許権侵害に対しては、①代替技術を発見する、②相手方の特許権が無効であることの主張、③ライセンス契約の締結、④特許権の譲渡といった予防策がある
• 特許権侵害に対しては、①差止請求、②損害賠償請求、③不当利得返還請求、④信用回復措置の請求を受ける可能性がある
• 特許権侵害につき、直接侵害の場合、①最大１０年の懲役、②最大1000万円の罰金、のどちらか、もしくは両方が科される可能性があり、間接侵害の場合、①最大５年の懲役、②最大500万円の罰金のどちらか、もしくは両方が科される可能性がある
• 特許権侵害における侵害者が法人に属している場合は、法人に対しても最大３億円の罰金が科される可能性がある